I rivenditori di materiale elettrico possono tirare un sospiro di sollievo quando si tratta di avvertimenti sull'uso del marchio "Black Friday". Questo è stato assicurato da una decisione della Corte suprema federale (BGH). Per altre merci, è ancora necessario essere prudenti. Ma anche in questo caso, una sentenza è attesa a breve.
Venerdì 26 novembre è arrivato di nuovo il momento: l'evento dello shopping originario degli Stati Uniti invita gli acquirenti a fare spese pazze. Di conseguenza, i rivenditori pubblicizzano le loro offerte e sconti in questo giorno con lo slogan "Black Friday". Tuttavia, il termine "Black Friday" è stato registrato come marchio denominativo nel registro dei marchi dell'Ufficio Tedesco Brevetti e Marchi (DPMA) dal 2013. Nel 2016, Super Union Holdings Ltd. ha rilevato il marchio di parole. Di conseguenza, un gran numero di commercianti, tra cui grandi aziende come Puma, hanno chiesto al DPMA la cancellazione del marchio. Inizialmente con successo: nel marzo 2018, la divisione marchi del DPMA ha ordinato la cancellazione completa del marchio verbale con decisione del 27 marzo 2018. La ragione era che il termine descriveva un giorno specifico di campagna per sconti speciali e non si riferiva ai servizi di una specifica azienda. Il marchio era quindi privo di carattere distintivo e quindi un impedimento assoluto ai sensi dell'articolo 8(1) n. 1 della legge sui marchi (Markengesetz, MarkenG) lo impediva.
La holding ha presentato un ricorso contro questo ed è stato parzialmente accolto. Secondo il Tribunale federale dei brevetti (BPatG), il DPMA aveva erroneamente cancellato il marchio denominativo nella sua totalità (decisione del 28 febbraio 2020, caso n. 30 W (pat) 26/18). Questo perché i marchi sono esclusi dalla registrazione, tra l'altro, se consistono solo in segni o indicazioni relative al momento della produzione dei prodotti o della prestazione dei servizi. In tal caso, un termine deve essere a disposizione di chiunque per descrivere i propri beni o servizi. Per quanto riguarda il "Black Friday", tuttavia, questa necessità di tenerlo libero esisteva solo per alcune zone. Pertanto, il tribunale ha confermato la cancellazione per i servizi commerciali nel campo dei prodotti elettrici ed elettronici, nonché un gran numero di servizi legati alla pubblicità.
Il proprietario del marchio non era soddisfatto di questa decisione. Ha fatto ricorso alla Corte federale di giustizia (BGH). Ha constatato che al momento della domanda di marchio nel 2013, il termine "Black Friday" non aveva ancora un significato descrittivo a causa della sua scarsa popolarità.
Tuttavia, era già riconoscibile che un uso descrittivo dei segni e delle indicazioni in cui consisteva il marchio poteva avvenire in futuro. Al momento del deposito, c'erano sufficienti indicazioni che la denominazione si sarebbe sviluppata in una parola d'ordine per un giorno di promozione degli sconti. Secondo il BGH, il "Black Friday" è una campagna di sconti e quindi appartiene ai servizi del commercio all'ingrosso e al dettaglio. Un termine che designa una campagna di sconti per certi servizi in modo simile a una parola chiave non è proteggibile come marchio per questi servizi. Inoltre, il BGH ha confermato che il marchio denominativo "Black-Friday" non è proteggibile anche per i servizi pubblicitari.
La decisione del BGH è definitiva e non può essere impugnata ulteriormente.
Una sentenza piacevole per i commercianti che pubblicizzano prodotti elettrici ed elettronici con questa parola chiave. Si consiglia cautela per le altre offerte. Sebbene il tribunale regionale di Berlino (Urt. v. 15.4.2021 - 52 O 320/19) abbia dichiarato la decadenza del marchio, il procedimento di appello è ancora in corso presso la Corte d'Appello. La battaglia legale sul "Black Friday" non è quindi ancora finita.